NO REGISTRAR LA MARCA DE TU EMPRESA, UN GRAN RIESGO Y CON UN ENORME COSTO

Un buen día, el dueño de un restaurante con más 5 años de funcionamiento llega a mi consultorio y tras expresarme que se sentía muy preocupado y consternado me muestra una carta notarial, la cual tenía el membrete de un estudio de abogados y señalaba que ellos representaban a una tercera persona, quien sería el titular del registro de esa marca ante INDECOPI y que recientemente había tomado conocimiento que se estaría usando dicha marca sin su consentimiento, generándole enormes daños e irreparables perjuicios. La carta tenía el propósito de exigirle desistir del uso de dicha marca y ponerse en contacto a efectos de arribar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

Ciertamente, es una situación muy molesta y que en cualquiera de las alternativas de solución que habían, representa un gasto muchísimo mayor que el que habría hecho si hubiera registrado su marca años atrás.

Si te preocupa que te pase esto, te invito a que sigas leyendo este post y te explicare porque es importante registrar tu marca, como debes hacerlo, como sacarle ganancias al registro de tu marca o si fuera el caso que ya estás en una situación similar, te explicare que debes evaluar antes de tomar una decisión de como procederás.

En primer lugar, profesionalmente sostengo que la decisión de registrar de una marca debe ser considerada desde los inicios de un negocio basado claro en la premisa de que cualquier persona que inicia una empresa o emprendimiento tiene una proyección personal de hacer que ese negocio funcione y genere ganancias durante mucho tiempo y más aún cuando el registro de una marca se convierte en un activo para la empresa y trae otros beneficios de gran valor.

Sin embargo, la realidad nos muestra que este trámite ante INDECOPI tiene un costo actual de S/534.99 soles, dinero que la mayoría de emprendedores prefiere usarlo en otros conceptos, caja chica para el negocio, para costos fijos, para adquirir más mercancía, etc.

Así también, la estadística nos dice que en Perú 8 de cada 10 emprendimientos o negocios fracasan en el primeros 3 años por lo que es bastante entendible que un emprendedor que inicia su negocio y carece de una asesoría profesional, vea por conveniente en no registrar su marca desde el primer momento, frente a la incertidumbre de no saber si su empresa tendrá el crecimiento o éxito que él espera.

POR ESO, TE BRINDO LAS 7 COSAS QUE DEBES SABER SI QUIERES REGISTRAR TU MARCA.

¿QUE ES UNA MARCA Y QUE SE PUEDE REGISTRAR?

Una marca es cualquier signo que sirve para identificar y diferenciar productos y servicios en el mercado. Una marca puede ser una palabra, combinaciones de palabras, figuras, símbolos, letras, cifras, formas determinadas de envases, envolturas, formas de presentación de los productos, o una combinación de estos elementos, entre otros.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MI MARCA?

Quien ha emprendido sabe que trabajar en el diseño y elección de la marca es un momento de mucho cuidado porque se trata del signo distinto que va diferenciar nuestro producto o servicio de la competencia, es decir, será el “rostro” que permitirá que nuestros clientes identifiquen nuestro negocio y hasta se identifiquen con él, por lo que será muy importante proteger y buscar mejorar su reputación.

¿QUÉ BENEFICIOS TRAE REGISTRAR LA MARCA DE MI EMPRESA O EMPRENDIMIENTO?

Al registrar nuestra marca nos dará entre otros los siguientes beneficios.

• Te confiere el derecho exclusivo de utilizarlo, comercializar con él o hasta conceder una licencia a un tercero a cambio de un pago.

• Te ofrece seguridad jurídica, así evitaras por completo que te ocurran cosas como el caso descrito en la introducción.

• Consolidas la adquisición de un activo muy valioso para tu negocio, que te podrá servir para respaldar o acceder a un crédito u otro tipo de obligación

¿QUE PASOS SEGUIR Y COMO ES EL TRAMITE PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA?

Sobre este punto, te dejo el siguiente archivo que corresponde a una publicación hecha por el INDECOPI que describe de manera muy sencilla y completa, cuales son los pasos a seguir y cuáles son las etapas del proceso de inscripción.

GUIA_REGISTRA_MARCA (1)

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¿ES OBLIGATORIO QUE CONTRATE UN ABOGADO?

Ciertamente, el contratar un abogado particular no es un requisito ni impedimento para realizar el trámite de solicitud de registro de marca, tal es así que el propio INDECOPI brinda asesoría en el trámite o proceso. No obstante, los representantes de INDECOPI en su calidad de funcionario público, solo pueden brindar información general sobre el trámite mas no brindarte una asesoría personalizada sobre tu caso, sin contar con la falta de disponibilidad en comparación a un abogado particular.

En este enlace encontrar la información para asesoría virtual de INDECOPI o llamando a la central telefónica para que te brinden más información 224 7777 (Lima), 0-800-4-4040 (Provincias). https://www.indecopi.gob.pe/es/web/plataforma-marcas

No obstante, si es recomendable contratar un abogado especializado en registro de marcas, porque deberá asesorarte y buscar tu conveniencia si es que debes registrar, tu marca, nombre comercial, lema comercial o envase, etc. Asimismo, es necesario identificar las categorías en las que se presentará el registro, evaluar si la marca corre riesgo de ser rechazada o en caso de que aparezca un tercero que se oponga a tu solicitud, será necesario que un abogado te respalde en ese proceso.

¿CUANDO PUEDEN RECHAZAR MI SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA?

Existen diversos motivos por los cuales te podrían rechazar la solicitud de registro de marca, pero las razones más comunes son:

• CARENTE DE DISTINTIVIDAD, Cuando el signo no tiene capacidad para identificar tu producto o servicio.

• SIGNO DESCRIPTIVO, cuando tu signo describe la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica u otro dato característico.

• SIGNO GENERICO, signo consiste en una indicación que es el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.

• SIGNO USUAL, el signo consiste exclusivamente o se hubiera convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país

• SIGNO ENGAÑOSO, Cuando el signo puede engañar a los medios comerciales o al público.

• OTROS, cuando infrinja derechos de terceros, afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas o naturales, cuando se asemeje a un signo registrado por un tercero para los mismos productos o servicios, cuando imita escudos, banderas, emblemas sin autorización.

¿COMO PUEDO RECUPERAR EL DINERO INVERTIDO EN EL REGISTRO DE MÍ MARCA Y GENERAR MAS GANANCIAS?

Uno de los activos más importantes de tu empresa será tu marca, conforme progreses en mejorar su reputación, la calidad de tu producto o servicio y estandarices tus procesos, esto te permitirá ponerle precio a tu marca y generar una cadena de franquicias, lo que te generara muchas ganancias con un esfuerzo mucho menor que el de administrar un local.

Para que logres este objetivo, que no es tan imposible como se cree, es necesario que te apoyes con profesionales de diferentes campos, abogados especializados, consultores en metodologías de innovación, expertos en marketing digital, asesores contables o financieros.

QUE HACER SI UNA TERCERA PERSONA YA TIENE REGISTRADA MI MARCA

Entonces, regresando al caso anterior, mi cliente tenia las siguientes opciones, dejar de usar la marca que utilizo por más de 5 años, llegar a un acuerdo con las persona que le había enviado la carta notarial a través del estudio de abogados o presentar una denuncia que significaría iniciar un proceso administrativo ante INDECOPI con el propósito de batallar por la titularidad de dicha marca y en cada caso debía considerar lo siguiente:

• Dejar de usar la marca, esto representa un enorme gasto por que lo obligaría a cambiar toda la publicidad, diseñar un nuevo logo para su local físico, cartas menús, redes sociales, banners de publicidad, etc. Sin perjuicio de que el costo más alto seria la posibilidad de perder a sus clientes recurrentes, porque generaría la desconfianza suficiente para no volver. Asimismo, dependiendo del caso, deja abierta la posibilidad de que la otra persona pueda presentar una demanda por la infracción del uso de su marca sin su autorización.

• Llegar a un acuerdo, esto implica un proceso de negociación con la persona que es titular de la marca a afectos llegar a un acuerdo económico para la transferencia de la titularidad de dicho registro con todos sus derechos y beneficios, aquí el escenario tampoco es favorable, porque definitivamente tendrás que asumir el hecho de tener que pagar una cantidad superior a la que hubieras gastado si registrabas tu marca con anticipación.

• Iniciar un proceso administrativo, esta alternativa nos permite solicitar ante INDECOPI la nulidad del registro de dicha marca, para ello deberemos sustentar con argumentos de derecho y medios probatorios nuestra pretensión, ya sea por mala fe, falta de uso, etc. el costo de esta opción es el tiempo de espera para obtener un fallo definitivo, los gastos de aranceles, honorarios, etc.

Para cualquier caso, es recomendable buscar la asesoría de un abogado experto en registro de marcas, ya que requiere una evaluación de que alternativa es la mas eficiente, con mayor probabilidad de éxito.

En conclusión, aún cuando la realidad nos muestra que la protección de una marca no es una prioridad para el emprendedor en los primero años de su negocio, también es cierto que esto lo expone a un gran costo a futuro y más aún cuando en la práctica hay personas que obran de mala fe que buscan registrar marcas ya en uso pero sin protección a efectos sacar provecho y negociar la transferencia de dicha marca, por eso es recomendable apuntar a registrar la marca de nuestros negocios lo antes posible.

Espero que este Post fuera de tu agrado, que la información sea de mucha utilidad y de ser posible lo compartas en tus redes sociales. Por su puesto estas invitado a que me dejes tus comentarios, preguntas o peticiones si deseas que escriba sobre algún tema legal relacionado a algún tipo de negocio específico.